我國(guó)商標(biāo)注冊(cè)采取自愿注冊(cè)為主、強(qiáng)制注冊(cè)為輔的原則，因此現(xiàn)實(shí)中也有很多人對(duì)自己使用的商標(biāo)未做注冊(cè)。對(duì)于這些使用在先的未注冊(cè)商標(biāo)，尤其是已經(jīng)具有一定影響力的商標(biāo)，很有可能會(huì)被他人搶先注冊(cè)。至于這些使用在先但被搶注的商標(biāo)是否能夠通過法律途徑予以救濟(jì)，則要從商標(biāo)的影響力、行為人的主觀動(dòng)機(jī)等各個(gè)因素來具體分析。

惡意搶注行為的認(rèn)定。《商標(biāo)法》第32條規(guī)定：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。從該條款可以明確惡意搶注行為至少需要滿足兩個(gè)條件，一是在后商標(biāo)搶注人以不正當(dāng)?shù)氖侄螕屜茸?cè)他人已使用的商標(biāo)，即主觀上存在“惡意”;二是在先商標(biāo)在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)之日以前已經(jīng)使用并具有一定影響。

實(shí)踐中，對(duì)于“惡意”的判斷通常可以考慮以下因素：(1)搶注人與在先使用人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系;(2)兩者共處相同地域或者雙方有相同的銷售渠道和地域范圍;(3)搶注人知道在先使用商標(biāo)的存在;(4)在后商標(biāo)搶注人注冊(cè)后向在先使用人或他人索要高額轉(zhuǎn)讓費(fèi)、許可使用費(fèi)等;(5)在后商標(biāo)搶注人沒有注冊(cè)使用爭(zhēng)議商標(biāo)的正當(dāng)理由。

對(duì)于“有一定影響”的判斷則通常會(huì)考慮以下幾點(diǎn)：(1)相關(guān)公眾對(duì)在先商標(biāo)的知曉情況;(2)在先使用持續(xù)的時(shí)間和地理范圍;(3)在先使用商標(biāo)的宣傳力度、方式、地理范圍等。由于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)范圍以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限，如果爭(zhēng)議商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)與在先商標(biāo)所使用的商品或服務(wù)并不相同或者類似，那么同樣不能認(rèn)定為惡意搶注(馳名商標(biāo)除外)。

對(duì)于惡意搶注行為，權(quán)利人可以通過商標(biāo)異議程序或者商標(biāo)無效宣告程序?qū)ψ陨頇?quán)益予以救濟(jì)。

異議程序是指對(duì)初步審定公告的商標(biāo)，自公告之日起三個(gè)月內(nèi)，在先權(quán)利人、利害關(guān)系人認(rèn)為該公告的商標(biāo)違反商標(biāo)注冊(cè)有關(guān)規(guī)定的，可以向商標(biāo)局提出異議。若異議不成立，商標(biāo)局做出準(zhǔn)予注冊(cè)決定的，異議人還可以向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無效。如在先權(quán)利人、利害關(guān)系人在初審公告期內(nèi)沒有及時(shí)提出異議的，在該爭(zhēng)議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)后則可以直接向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出宣告注冊(cè)商標(biāo)無效申請(qǐng)。當(dāng)事人對(duì)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內(nèi)向人民法院起訴。

原創(chuàng)： 丁曉敏律師 紅訊知識(shí)產(chǎn)權(quán)